Торговая марка: «легкая добыча» или правила, которые помогут сохранить бизнес

11 ноября 2011

АННА КРАВЧУК, патентный поверенный Украины,

Партнер Патентно-юридического агентства «Синергия»

Последние события в хозяйственной деятельности субъектов рынка телекоммуникаций показали, что торговая марка - нематериальная ценность, потеря которой приравнивается практически к потере бизнеса. После ситуации, произошедшей на рынке телекоммуникаций (речь идет о нашумевшем деле по торговой марке triolan), у автора статьи появилось желание изложить правила, которых следует придерживаться владельцам бизнеса, использующим в своей деятельности такое средство индивидуализации, как торговая марка.

Охрана торговой марки возможна только после ее регистрации. Однако перед подачей заявки на регистрацию торговой марки нужно проанализировать, нет ли очевидных оснований для отказа в регистрации. Такими основаниями могут быть:

В соответствии с Законом Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее – Закон о торговых марках) правовая охрана не предоставляется обозначениям:	Пример обозначения/ торговой марки	Комментарий
противоречащим публичному порядку, принципам гуманности и морали	Ebooks	Указанному обозначению было отказано в регистрации на основании того, что обозначение семантически и фонетически воспроизводит нецензурное слово, но заявитель сумел отстоять регистрацию путем подачи возражения в Апелляционную палату Государственного департамента интеллектуальной собственности.
Обозначениям, которые изображают или имитируют
официальные названия государств		Официальное название государства Украины, UA либо имитации данных названий может быть включено в знак как элемент в случае оплаты дополнительно сбора в размере 6000 грн и получения разрешения Комиссии по согласованию вопросов по внесению обозначения, которое содержит официальное название государства «Украина», в знак для товаров и услуг
государственные гербы, флаги и другие государственные символы (эмблемы)		Могут быть включены в знак как элементы, которые не охраняются, если на это есть согласие соответствующего компетентного органа или их собственников

эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций
официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати
награды и другие знаки отличия
обозначения, не имеющие различительной способности	Одна буква либо цифр и т.д.
описательные обозначения	Интернет, радио, TV для 38 класса связи
ложные или вводящие в заблуждение обозначения	RADIO для услуг телевизионного вещания
обозначения, являющиеся общеупотребимыми символами и терминами	IPTV для услуг 38 класса
отображают лишь форму, обусловленную естественным состоянием товара либо необходимостью получения технического результата, или которая придает товару существенную ценность.
Тождественным или схожим обозначениям с:
торговыми марками, ранее зарегистрированными либо заявленными на регистрацию в Украине на имя другого лица для таких же или схожих с ними товаров и услуг	Triolan	Любое лицо, которое подаст на регистрацию торговую марку тождественную либо схожую (tiolan, 3lan) указанной ТМ для телекоммуникационных услуг, получит отказ в регистрации.
торговыми марками, признанными хорошо известными на территории Украины	СТБ Infocom ЕРА Life:)	Указанные торговые марки были признаны хорошо известными на территории Украины в том числе и в отношении телекоммуникационных услуг. Правовая охрана хорошо известного знака распространяется также на неоднородные товары и услуги, если использование такого знака другим лицом будет указывать на связь между ним и собственником хорошо известного знака и есть вероятность нанесения ущерба таким использованием
фирменными наименованиями, известными в Украине, получившими право на них до даты подачи в Ведомство заявки в отношении таких же или родственных с ними товаров и услуг		Как правило, это основание не используется Укрпатентом для отказа в регистрации в силу отсутствия таких сведений, но известны случаи признания недействительными свидетельств на этом основании
квалифицированными указаниями происхождения товаров	Миргородская Моршинская	Такие обозначения могут быть лишь не охраняемыми элементами марок лиц, имеющих право пользоваться указанными обозначениями
знаками соответствия (сертификационными знаками), зарегистрированными в установленном порядке
Не регистрируются в качестве торговых марок обозначения, воспроизводящие:
промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим лицам
названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты	КАПИТОШКА	Могут быть зарегистрированы с согласия владельцев авторского права или их правопреемников
фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц	LOBODA Янукович	Могут быть зарегистрированы с согласия указанных лиц

Итак, имеем ситуацию, когда перечисленных оснований для отказа нет и торговая марка зарегистрирована. Какие же привилегии дает своим владельцам торговая марка и о чем нужно помнить?

Правило №1. Помните о том, какие преимущества дает торговая марка.

Если владелец телекоммуникационного бизнеса является владельцем торговой марки - это, безусловно, хорошо для бизнеса, так как владение торговой маркой дает владельцу следующие возможности:

право использовать торговую марку при оказании услуг, для которых она зарегистрирована, в деловой документации, рекламе и в сети Интернет;
право разрешать третьим лицам использовать торговую марку на основании лицензионного договора либо договора коммерческой концессии (франчайзинг); право передать право собственности на торговую марку третьему лицу;
право запрещать третьим лицам использовать такую же либо схожую торговую марку, в том числе и в доменном имени.

Также в соответствии с Правилами домена .ua торговая марка дает Вам возможность получить доменного имя в зоне .ua, если конечно оно еще не занято. При этом, регистрируя домен в указанной зоне, помните о следующем:

Вся словесная часть торговой марки должна соответствовать доменному имени, которое Вы желаете получить. То есть если Вы зарегистрировали торговую марку «СИНЕРГИЯ SYNERGY СИНЕРГІЯ», то домен Вы получите synerhyiasynergysinergihja.ua. В данном случае правильным было бы зарегистрировать торговую марку «SYNERGY», чтоб получить домен synergy.ua.
Если Вы регистрируете торговую марку в кириллице, то помните, что так как домен – это набор латинских букв, Ваша торговая марка будет протранслитирирована. И такая транслитерация может не соответствовать желаемому Вам доменному имени. Поэтому прежде, чем регистрировать торговую марку в кирилице, удостоверьтесь, что транслитерация даст вам желаемый домен.
Правилами домена .UA предусмотрено делегирование доменного имени, которое по написанию совпадает с той частью торговой марки, которая является объектом правовой охраны.

Правило №2. Обращайте внимание на порядок использования торговой марки.

Свидетельство на торговую марку действует территориально. В случае регистрации торговой марки в Украине – охрана распространяется только на территорию нашей страны. Если субъект хозяйствования хочет оказывать такие же услуги за рубежом, есть смысл зарегистрировать торговую марку в стране осуществления хозяйственной деятельности
Охрана свидетельства распространяется только на товары и услуги, для которых торговая марка зарегистрирована. То есть, если субъект хозяйствования занимается телекоммуникациями и зарегистрировал знак в 38 классе (связь) Международного классификатора товаров и услуг (далее - МКТУ), а впоследствии занялся под данной торговой маркой рекламными услугами, то следует обязательно зарегистрировать торговую марку для этих услуг (35 класс МКТУ). Если этого не сделать, то другие лица могут опередить Вас, получив свидетельство о регистрации знака в 35 классе для рекламных услуг. В таком случае собственник знака будет иметь возможность запрещать Вам использование торговой марки при оказании рекламных услуг.
Торговую марку необходимо обязательно использовать для тех видов услуг, для которых она зарегистрирована. Закон Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» дает право заинтересованному лицу досрочно прекратить действие свидетельства на основании неиспользования торговой марки на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства либо другой даты после публикации.
Срок действия свидетельства на торговую марку – 10 лет. Указанный срок необходимо продлевать путем оплаты сбора за продление свидетельства и подачи ходатайства в Государственную службу интеллектуальной собственности. Казалось бы, такой большой срок, но порой многие не задумываются о необходимости отслеживания таких сроков, а пропуск указанного срока влечет за собой прекращение действия свидетельства и негативные правовые последствия.
Если права на торговую марку нарушаются – обязательно предотвращать такие нарушения. Когда владелец торговой марки отмахивается от нарушителя, думая, что последний особо не навредит деятельности, он допускает огромную ошибку. И дело даже не в том, что нарушитель незаконно использует узнаваемый потребителем знак, чем наносит ущерб собственнику. Гораздо большее зло - нарушитель зачастую подрывает репутацию знака, так как в большинстве случаев предоставляет некачественную услугу, что влечет за собой отказ потребителя от получения услуги, оказываемой под таким знаком.

Правило №3. Доверяйте партнерам по бизнесу, но право собственности на материальные и нематериальные объекты, используемые в бизнесе, получайте в совместное владение.

Довольно часты случаи, когда бизнес начинают 2 или более партнера, а торговую марку регистрирует на одного либо еще хуже - на родственника или сотрудника. В общем, правильно - доверять, но также верно – надо владеть тем, во что вкладываешь финансовые, временны и другие ресурсы. Поэтому настоятельно рекомендуем регистрировать торговую марку на совладельцев – физических лиц либо юридическое лицо, которое находится под четким контролем совладельцев. Законом о торговых марках предусмотрено, что совладельцы торговой марки могут подписать соглашение, в котором определить взаимоотношения об использовании торговой марки, в том числе и такие немаловажные положения, как разделение прибыли от использования торговой марки, право выдачи лицензии на использование торговой марки третьим лицам, право распоряжения торговой маркой.

Если же субъект хозяйствования начинает бизнес под уже существующей торговой маркой другого лица, то желательно получить данную торговую марку в совместную собственность. В случае, если создается договоренность об использовании торговой марки без передачи права собственности, то необходимо заключать лицензионный договор в письменной форме, указывая все существенные условия на паритетных основаниях. Такие условия должны обязательно включать: вид лицензии, объем предоставляемых прав, территория и срок предоставляемых прав, размер, порядок и срок выплаты вознаграждения за использование прав, право выдачи сублицензии, основания для досрочного расторжения договора, преимущественное право лицензиата на продление договора, ответственность сторон за нарушение обязательств по договору.

Правило №4. Позаботьтесь о своих правах на объекты интеллектуальной собственности, в том числе и на торговую марку, перед тем, как заявить о своей деятельности на рынке. А если не успели – так просто не сдавайтесь!!!

Хорошо, если до начала использования торговой марки субъектом хозяйствования никто не зарегистрировал такую торговую марку. Тогда есть смысл поспешить получить охранный документ. А если все же зарегистрировал?! Последствия для деятельности такого субъекта могут быть печальными. Как было сказано выше, владелец торговой марки может запрещать такое использование другим лицам. При этом, к нарушителю может быть применена гражданская, административная и даже уголовная ответственность.

Естественно, в таких случаях субъект хозяйствования - нарушитель может защищаться. Путей защиты может быть несколько, в том числе:

Доказывать право преждепользования знаком;
Доказывать отсутствие схожести используемого обозначения и зарегистрированного знака;
Признавать свидетельство недействительным в том случае, если есть доказательства несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны (смотрите таблицу, в которой перечислены такие условия); наличия в свидетельстве элементов изображения знака и перечня товаров и услуг, которых не было в поданной заявке (крайне редкий случай оспаривания); выдачи свидетельства вследствие подачи заявки с нарушением прав других лиц.

Резюмируя, хотелось бы подчеркнуть, что приведенные юридические правила – не догма, но их соблюдение поможет, как минимум, предотвратить ряд ситуаций, связанных с интеллектуальной собcвтенностью, которые могут негативно сказаться на бизнесе.

Источник: журнал MEDIASAT : цифровое ТВ, радиовещание и телекоммуникации